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2008美国知识产权实务论坛
2008年10月16日,美国飞翰律师事务所(Finnegan Henderson)的七位律师进行了有关美国专利许可、专利侵权诉讼以及商标运营和保护的讲座。
1、什么是长臂管辖权?
答:长臂管辖权(Long Arm Jurisdiction)是美国民事诉讼中的一个重要概念。
当被告的住所不在法院地州,但和该州有某种最低联系(Minimum Contacts),而且所提权利要求的产生以和这种联系有关时,就该项权利要求而言,该州对于该被告具有属人管辖权(虽然他的住所不在该州),可以在州外对被告发出传票。
TPL案例中,原告TPL认为该131个电信运营商(遍布35个国家)对其专利构成侵权,TPL的主要理由是:1) 同美国电信公司签有协议,以收发来自以及发往美国的国际短信,包括马里兰州;2)
推广国际短信服务;3) 从国际短信服务中获得可观的收入;4) 在网上可查到短信在马里兰收发的证据。
但法官驳回了TPL的申请,因为根据马里兰州长臂法则,外国被告没有从事以马里兰州居民为对象的活动,外国被告不能向马里兰州居民发送短信,而必须由美国电信运营商来执行,因此对该案外国不具有司法管辖权。
2、美国商标申请类型有哪几种?
答:通常向美国的商标申请,可概括为下述四种类型:
(1)《已在美国使用型》:(USED IN U.S.A)在提出申请前,若商标已在美国使用,则申请时需提交使用证明,该商标在世界上(任何国家)首次使用的日期,和该商标在美国首次使用的日期。
(2)《拟在美国使用型》(INTEND TO USE)若商标目前尚未在美国使用但打算今后在美国使用则申请人可以以打算使用或预备使(Intend
to use )的方式提出申请。
(3)《中国(或外国)优先权型>>(PRIORITY)若商标申请人要求中国申请的优先权,则需在中国申请日起六个月之内向美国商标局提出申请,并提供相应的中国申请日和申请号。
(4)《中国(或外国)已注册》型 (REGISTERED) 若商标已在其他国家注册,并打算今后在美国使用,则申请时需提交外国注册证书的证明文件(a certified copy of foreign registration)。
3、商标排查的常见误解有哪些?
答:常见误解如下,需引起重视:
1)如果有其他几个人使用相同或相关的产品或服务的名称,表示您也可以适用该名称。
2)只要适用某个名称,您就理所当然的取得了该名称的商业使用权。
3)品牌策划公司提供的名称可以放心适用,不需要进一步排查。
4)公司注册后表示您有权使用公司名称,公司名称和商标一样也需要检索。
5)只要注册某个域名,您就获得了该域名的使用权,域名和商标一样也需要检索。
6)只要在某个州注册商标您就又权在那州使用该标记,与联邦注册不同,州商标注册一般不提供实体权利。
4、商标混淆的类型有哪些?
答:有直接混淆和反向混淆:
直接混淆是指消费者误以为(A)先适用商标者是后适用商标者的商品、服务、的提供者,或(B)后使用商标者获得了先使用商标者的授权或批准,或后使用商标者是先适用商标者的附属机构,或与先适用商标者关联。
反向混淆是指消费者误以为(A)后使用商标者是先使用商标者的商品、服务的提供者,或(B)先使用商标者获得了后适用商标者的授权或批准,或先使用商标者是后适用商标者的附属机构、或与后适用商标者有关。
5、可能引起可能引起混淆的因素有哪些?
答:1)原告商标的优势地位
2)标记在声音、涵义、外观上的相似性
3)客户的相似性
4)交易渠道的相似性
5)消费者的精明程度以及商品、服务的成本
6)被告适用标记的意图
7)是否真正引起消费者的混淆
6、商标淡化有哪几类?
答:商标淡化分为模糊淡化和污损淡化。
模糊淡化是指“商标或商业名称于著名标记类似,引起损害著名标记独特性的联想”,
通常是将著名标记用于无关的产品,如NIKEPAL注射器。
污损淡化是指“标记或商业名称与著名标记类似,引起损害著名商标声誉的联想”,指将标记用于不卫生或劣质的产品,导致消费者对先适用的标记评价下降。如:在海报上适用Coca-Cola相同的字体和颜色书写“Enjoy Cocaine”。
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