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2008年春季美国专利法研讨会
2008年3月11日，美国飞翰律师事务所（Finnegan,
Henderson）的几位律师详细地讲解了美国专利法，尤其是涉及专利重审、尽职调查、诉讼中的特许权与豁免权、引诱侵权、联合抗辩等。
一、美国专利诉讼中的复审策略
复审可由专利所有人或者第三方提出请求，要求美国专利商标局根据印刷出版物及其他专利在先技术，审查专利权项的有效性。复审有两种类型，即单方复审和双方复审。单方复审是指专利所有人、第三方或专利局均可多次提出复审请求，但第三方不得参与复审程序；双方复审是一种抗辩式复审，只有第三方可提出复审请求，且第三方可以参与复审，但只允许提一次请求，双方复审禁止第三方反言。
复审请求要陈述各项有关专利性的重大新问题，详细解释适用于请求复审的权项的引证在先技术，并要提出复审所依据的引证在先技术的副本，包括专利副本，还需提供已向专利所有人送达复审请求副本的证明文件。单方复审的费用2520美元，双方复审的费用8800美元，单方复审的时间24个月，双方复审的时间28.5个月。
运用复审策略，可以使对方专利失效，建立禁止反言措施，建立参与权，可以对对方的专利有效性提出质疑，可以促使设计方案的更新，可以使诉讼延期从而获得充裕的时间。
二、收购与授权中的知识产权调查
全球范围的公司合并和收购日益渐增，知识产权作为一种无形资产是公司最有价值的资产，比如：3M 75.6%的资产是知识产权，强生87.9%的资产是知识产权，微软95.2%的资产是知识产权。因此在并购公司时，对该公司的知识产权调查十分重要。通过检索与分析，筛选出真正有价值的专利，并评估其知识产权资产占公司总值的百分比，分析知识产权的未来可开发潜力。
要进行战略性知识产权管理需要创造知识产权的新价值、最大限度的增加知识产权组合的价值、能够评估知识产权的价值和风险、能够提取知识产权的价值。知识产权包括专利权、版权、商标权、商业秘密，而其价值则可以有很多方式，比如独有权、现金、许可费、交叉许可、新技术使用权、市场地位等。交易可以有合并、收购、授权许可、权利限制、风险投资、合作研究开发等方式。
三、美国诉讼中的特许权和豁免权
特许权和豁免权在诉讼中非常重要。虽然在国内没有特许权和豁免权，但也要了解特许权和豁免权在国外诉讼的重要性以及注意事项。
为了保证律师与委托人的特许权，律师与委托人必须沟通充分，同时也要注意保密性。
四、如何避免引诱侵权
生产商有时不是将产品直接出口到国外（即上游产商），而是客户将生产商的产品作为部件制成成品（即下游产商）卖向国外，所以就会出现整个产品在国外侵权的可能，这样也会牵涉到生产零部件的上游产商，因此上游产商会构成引诱侵权，成为连带责任人。所以上游产商为了维护自身利益，应该在签订合同时，明确声明其产品是应客户的要求设计生产的，并没有故意诱使他人侵权，声明对赔偿或者辩护不承担义务；或者可以声明，若发生纠纷，上游产商有对产品重新设计的权利，客户应该接受此项设计修改。
五、联合抗辩
在实际或潜在诉讼案中利益相同的多方达成的协议，以便在保密的情况下相互沟通和协调策略，其目的是律师和共同被告人可分享信息。构成的共同利益也不仅仅是商业利益，还要必须是共同的法律利益，所以要建立有效的联合抗辩协议保留共同利益特权，其好处有：作为证明“共同利益特权”，保持沟通内容的保密性质，分担诉讼费用，比如现有技术的查询、聘用专家、准备听证会、取证方面的费用等。但联合抗辩也是有风险的，体现在可能会建立不需要的律师或当事人关系和发生利益冲突，如果误信存在可强制执行的特权可能会导致保密资料的外泄，而由于多方参与协商协议范围需要的时间可能更长，同时也有可能使律师丧失代理该案例的资格。
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作者：毅颖 于2008-3-12
深圳市毅颖专利商标事务所
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