知难行易—如何应对美国知识产权诉讼IP论坛
2007年12月4日，“知难行易—如何应对美国知识产权诉讼IP论坛”在
深圳隆重举行。主办单位是深圳市知识产权局，协办单位是深圳市专利协会和美国环睿事务所。
Glenn Rhodes
律师详细讲解了禁止令、强制许可及专利诉讼损害赔偿金的计算。Glenn Rhodes 律师谈到一般损害赔偿金可分为三类：1、所损失的利润；2、可能成立的权利金；3、合理的权利金。而计算损害赔偿金有五个步骤：1、损害赔偿金时段的划分，该时段可以从起诉日起向前追溯6年，为了解释如何计算损害赔偿金的时段，Glenn
Rhodes
律师举了几个例子，如果侵权人制造专利产品的时间是1999-2001年，而专利权人是2007.12.4起诉的，这样从2007.12.4往前追溯6年，所以损害赔偿金的时段是2001.12.4-2002；2、计算损害的基础，这一点就涉及到损害赔偿金的计算是以专利产品的一个零部件计算还是以整个专利产品计算，这就需要考虑整个市场价值规律，需判断消费者购满产品时，促使消费者购满产品的主要因素；3、计算损害（损失的利润或权利金）；4、确定计算损害的公式；5、分析是否要加重赔偿。
Mathews律师介绍了用于进入全球市场的智慧财产权清单。目前全球的形势是外销迅速上升、研发投资迅速增加、在美国的知识产权投资也越来越多。如果企业没有自己的知识产权，会面临很大的危险，如受到市场的排斥、许可费上升、成为诉讼目标等。所以，就需要企业加强对知识产权投资，其中海外知识产权的投资可以同过以下三种渠道实现：a
发展企业内部知识产权；b 并购目标专利，如联想有目的的并购IBM的Thinkpad笔记本电脑等；c
寻找合作伙伴，通过合伙，可以降低成本，获得知识产权保护。另外，可以采用以下两种方法避开现有知识产权：1）避开知识产权范围设计；2）对其专利的有效性进行调查和攻击，比如采用再审程序要求审查员对专利的有效性进行再次审查等。
范姜卉律师还谈到，当前是信息化时代，企业要充分做好文档保存工作，尤其是电子文件的保存。在专利诉讼过程中，往往涉及到取证过程，尤其是电子证据的发现，这样就需要企业在平时就处理好电子文档储存工作，不要等到诉讼需要证据的那一天才去整理。
另外，在谈到知识产权诉讼策略的成本、利益分析时，Mathews律师说在确定诉讼目标时必须考虑三个因素，即a 胜算有多少？b
预算费用和时间；c
把公事和私事分开。还必须评估赔偿程度的风险，权衡损害和权利金之间的比重，可能会面临禁止令的风险，可能还会发生诉讼隐藏的费用。评估风险可以从以下
四个方面着手考虑：1）指出不确定因素；2）利用平均数定律；3）定性分析；4）定量分析。
Glenn Rhodes
律师介绍了美国专利法改革的最新动态：1）美国专利法将先发明原则修改为先申请原则；2）创立专利庭审及上诉委员会；3）废止冲突程序；4）创立授权后撤销诉讼；5）降低损害赔偿金额。如果专利法改革草案通过，会使专利授权的数量减少，也更容易质疑专利的有效性，也可能会减少高质量的专利数量和专利诉讼数量，降低损害赔偿金额，同样也会降低永久禁止令的威胁性，使公司很难用有效性和价值可疑的专利来阻扰整个行业，对于那些依赖专利的公司（如：制药、生物技术公司）来讲，他们可能会受制于较弱的执行选择方法来保护他们的业务。专利法的改革引起了美国民主、共和两党及参众两院的关注，尽管有批评意见，今年仍有可能会通过某种方式的专利法改革。
以下引用北京市高级人民法院高级法官程永顺对美国最近专利法改革发表的看法。
今年9月，美国提起的专利改革法案是50年来准备对其专利体制所做的最大规模的变革，该专利修改法案的提出，在美国乃至世界范围内引起了极大关注。这项改革到底能不能达到其预期的鼓励创新、使发明人和整体经济收益的目标呢？本文将专利修改法案的焦点问题逐一进行评述，并结合我国专利法律制度予以分析。
2007年4月18日，加州民主党议员霍华德．伯曼和德州共和党议员拉马尔?史密联合提交了《专利改革法案（2007）》（以下称法案）。9月7日，美国众议院以220票赞成、175票反对，通过了该法案。与该专利改革法案内容相同的法案也将在参议院内进行全体表决。
针对该法案，在美国国内包括苹果、微软等科技巨头的绝大多数高科技企业对专利改革法案表示支持，认为该法案有利于保持美国保有创新的领导地位，能够减少低质量的专利产生，减少过多的相关诉讼及损害赔偿，降低诉讼成本，使专利权人和被告人的权利得到平衡。但与此同时，我们也听到了来自多方的反对声音。对该法案持强烈反对意见的包括美国百时美施贵宝、琼森公司和Amgen公司为代表的制药及生物科技企业与专利投资公司，反对方声称该专利改革法案将会弱化美国对知识产权的保护。为何双方会对该法案产生如此迥异的观点？以下将专利改革法案的焦点问题逐一进行评述，并结合我国专利法律制度予以分析。
关于专利审查程序的变化
法案将美国长期使用的先发明原则改为先申请原则，方便了受让人在发明人不配合的情况下申请专利，取消了以“最佳实施方式”作为专利无效请求的理由，这些变动符合世界潮流。
这次美国专利法改革的一个主要目的在于提高授权专利的质量。法案为此做出了很多新规定，例如允许第三方在公开后至少6个月内提交与现有技术有关的资料；要求申请人提交检索分析报告和其他有关信息；增设授权后异议程序。
专利改革法案在美国专利商标局设置了一个专利授予后的异议程序，专利权利人外的申请人可以在不迟于专利被授予后的12个月内请求专利商标局启动该程序申请确定该专利有效性，而无需再向法院提起诉讼确定专利有效性。其理由主要为：当前的专利法对专利提出异议的途径局限于复审程序或高额的诉讼，而新设立异议程序据称可以在诉讼成为必需之前就提供相对经济及迅速的确定专利有效性的专利异议途径。然而，这个异议程序使侵权人可以轻易地对有效专利提出连续的挑战，增加了专利权人和投资人的成本和不确定性。
在异议程序中取消“专利有效推定”也是一个重要修改，“专利有效推定”是指所有经授权的专利都被推定是有效的。法院在受理无效诉讼时，所有权利要求都被推定是有效的，证明专利无效的举证责任在原告，专利权人不需要提供证据证明自己专利的有效性，原告则要提供“清楚而有说服力”的证据证明专利被错误地授予。而在异议程序中取消这一推定，增加专利的不确定性，权利人仍然要举证证明专利的有效性问题，而且在该程序中，所采取的是相对于法院诉讼证据要求弱的“优势证据”判定，权利人的权利被削弱，其负担会进一步加重。另一方面，新增加的授权后异议程序也有助于提高专利质量，使第三人可以更容易地挑战已获得授权的专利。由于美国专利商标局和法院采用的证明标准并不一致，专利商标局作为行政机构，采用的证明标准是“优势证据”标准，法院对证明标准的要求更高，为“清楚而有说服力”的证明标准。因此，直接向专利商标局提出异议的方式使对专利的挑战变得更加容易。因此这一新增加的程序同时也带来了很多不利的影响，因为请求人的举证责任相对较轻，因此该程序极有可能被滥用，一旦这一程序被竞争者利用，权利人再针对专利商标局的决定向法院提出诉讼，无疑会导致时间和费用的增加，很可能给权利人带来重大损失，不利于发明的开发和实施
在我国专利法现行中只有一个无效程序来挑战专利权的有效性，国家知识产权局专利复审委员会负责无效审查。在我国，因为双方讼争而提起大量的的专利权无效请求案件，经专利复审委的准司法专利无效行政审查作出的决定，在后续的诉讼程序中，由于我国现行法律的独特规定，专利复审委作为行政被告介入后续的司法救济程序。从我国的法律实践看，专利无效程序的设立使公众随时启动挑战专利权的专利性，以监督专利权授予的合法性。但在专利权人启动专利侵权诉讼时，该程序经常被被告方作为一种防御手段来使用，甚至滥用。由于专利复审委员会做出的专利无效决定在法院的审判中可能被改变，这使得专利权的确定周期较长，也使得侵权诉讼的时间被拖长。在最近收集的关于专利法修改的最新提议时，很多人呼吁建立一个类似于德国和日本的专利法院来处理专利的无效，以解决无效程序与诉讼程序的衔接问题。
关于诉讼程序的修改
首先针对管辖问题，法案作了大量修改，排除了制造地管辖，并对被告所在地和侵权行为地做了大量限制性的规定。根据法案的这些规定，对专利纠纷中绝大部分法院的管辖权都做出了限制，很容易被被告人利用，使他们可以根据自己的意愿，将管辖权限限制在特定的法院，由倾向于被告的法官审理，这在诉讼中无疑对被告人极为有利而对寻求专利保护的专利权人非常不利。
法案在诉讼程序中新增加了对审理法院作出的关于权利要求解释的决定提起中间上诉和强制延期审理的规定也对权利人非常不利。规定中间上诉的目的是为了解决有关专利解释决定的高撤销率和由此导致的不确定性。然而事实上中间上诉并不能解决带来问题的根本原因。对权利要求的解释并不仅是诉讼中的单一阶段而可能贯穿始终的，最初的解释有可能会被反复讨论和修改。中间上诉使一些原本能由地区法院解决的问题被提到上诉法院，不仅极大地增加了上诉法院的负担，还会使诉讼被拖延。与此同时原本可能达到和解的时间也被拖延。诉讼持续时间过长不仅使权利人不能及时得到应有的救济，更增加了大量的诉讼费用。
关于专利损害赔偿
有关损害赔偿计算方式是这次改革的重要内容之一。由于这一规定对权利人和侵权人的影响都非常重大，有关条款也备受争议，因此单独讨论这一问题。
美国现行法律中要求对专利侵权进行足够的赔偿，并且将合理的专利使用费作为这种“合理赔偿”的最低限额。美国专利法284节关于专利侵权的赔偿规定为“根据有利于原告之证据显示，法院应对原告因专利受侵害之程度作出判决，给予足够之赔偿，其数目不得少于侵权人实施发明所需之合理权利金，以及法院所定之利息及诉讼费用之总和。陪审团如未能确认损害赔偿额，法院应估定之，以上任一种情形下，法院均得将决定或估定之损害赔偿额增加至三倍。法院得请专家作证，以协助决定损害赔偿或在该状况下合理之权利金”。
在专利改革法案中对损害赔偿的计算方法提出了重大的修改。根据法案的规定，损害赔偿要基于专利对现有技术的贡献所具有的市场价值。法院在计算损害赔偿时通常使用两种方法来处理各种因素的影响：“整体市场价值”和“分拆”。如果消费者对整个侵权产品的需要是基于专利特征上，专利赔偿应该按照整个产品的市场价值计算。而“分拆”是指在损害赔偿中将侵权人在侵权产品中附加的改进、非专利因素、制造、商业风险等价值扣除。专利改革法案大幅度地修改了284节以限制的损害赔偿金的数额，通过采用未经试验的新的“现有技术减去”方式，将专利权人的权益仅仅限于“专利对现有技术所做出的贡献”，即不将侵害他人专利产品的全部市场价值作为赔偿额，而仅对该产品中侵害他人专利的部分计算赔偿额。在计算方法上，根据法案的规定，几乎所有的专利侵权在计算损害赔偿时都要首先适用“分拆”而几乎否定了“整体市场价值”的应用。“分拆”法认为消费者对某件侵权产品或方法的需求可能部分来自于侵权人的贡献，而让专利权人得到对这些贡献的回报是不合理的。然而在某些情况下，一些产品的市场性可能仅仅来源于受专利保护的专利特征——这一特征导致消费者对整个装备的需要。在这种情况下，根据发明的价值确定发明人的回报是完全合理的，如果不采用整体市场价值法只会导致鼓励发明人规避专利申请，阻碍新发明的公布和传播。实际操作上看，专利对现有技术的贡献是很难判断的，从某种意义上讲，所有的发明都是对旧因素的组合，但新发明的价值并不是一加一等于二的简单关系。如果该法案得到实施，强制使用“分拆”，损害赔偿即使不会被完全免除，也会在很多案件中被极大地减少，对“分拆”法的过分强调，无疑会降低权利人所能得到的救济。
虽然对现有技术减去方式，还存在争议，但是对专利侵权赔偿额做出明确界定的做法是值得借鉴的。目前，我国专利法及实施细则都缺乏对专利赔偿损害额界定的规定，上位规定为：“侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定，被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”在实践中存在缺乏可操作性的弊端，因此，人民法院对专利侵权赔偿额的确定都通过酌定方式做出，在我国修改专利法时，应考虑结合我国的实践和借鉴美国专利改革法案的赔偿计算方式。
改革背后的利益群体
从以上的分析可以看出，这一法案很大程度上弱化了专利权人的权利，加重了其负担，减少了对侵权的救济，因此受到了来自多方的反对。然而即使是在这样的反对声中，这一法案仍然在众议院获得通过是有其原因的。
这一法案被美国最大和最有影响力的公司支持，他们对美国国会有很大的政治影响力。这些公司组成了一些“游说集团”，这些公司5年多来一直试图推动有关专利法的改革，他们声称一直在为正在增长的专利诉讼数量和专利赔偿数额困扰。一个被削弱的专利体系，或者说一个使那些并不依赖于专利保护获得市场的企业受益的体系更符合他们的利益。
但是专利制度的改革显然不能仅仅使一部分群体受益，而是要从专利保护的整体利益衡量。按同样的方式考虑软件之外的产品可能会造成非常不公平的结果。例如对生物科技公司，如果没有专利保护，将很难得到投资。开发一个药品需要很长的周期，其产品往往依赖一个覆盖面完整的专利，专利对于能不能销售产品非常重要。对那些刚刚起步的公司来说情况也是如此。但信息技术公司产品开发的周期要短得多，产品往往依赖于大量的被专利覆盖的新技术方案，并且更新速度很快，专利相对不是那么重要。
专利改革法案中提出了一些有利于专利国际协调和提高专利质量的规定。但总的来说这个法案更倾向于侵权人而加重了专利权人的负担。对科技水平较低、专利拥有量相对较少的发展中国家来说，这未必不是一个好消息。由于专利基础薄弱，中国的产品经常在美国市场遇到麻烦。而这一法案将为制定专利挑战的策略提供更多的方式和灵活性，也使侵权的成本降低，侵权变得更加容易。
然而已经在美国众议院通过的专利改革法案却在很大程度上降低了专利保护的力度，这与长期以来美国一直向中国施加压力，要求中国加强对知识产权的保护力度的做法明显相矛盾。
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作者：毅颖
于2007-12-6
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